Marka, patent ve tasarım hakları, işletmenin en değerli malvarlığı unsurları arasında yer alır. Bu haklar yalnızca sahibinin kullanımıyla sınırlı kalmaz; satılabilir, bedel karşılığında başkasına kullandırılabilir, rehin edilerek kredi teminatı olabilir. Marka, patent ve tasarım haklarının devri ve lisans sözleşmeleri, bu değerin hukuken güvenli biçimde el değiştirmesini sağlayan araçlardır.
Bu yazıda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) tüm sınai haklar için ortak hükümleri çerçevesinde devir sözleşmesinin şekil şartlarını, lisans türlerini, sicile kaydın önemini, lisans alanın dava hakkını, sözleşmede bulunması gereken hükümleri ve sözleşmenin sona ermesini ele alıyoruz. Marka hakkına özgü ayrıntılar için marka tescilinin sağladığı haklar ve koruma süresi, telif haklarının devri için eser sahibinin hakları, korunması ve devri yazılarımıza bakabilirsiniz.
- Hangi işlemler yapılabilir?
- Sınai haklar ve başvurular devredilebilir, mirasla geçebilir, lisans konusu olabilir, rehin edilebilir, teminat gösterilebilir ve haczedilebilir (SMK m. 148).
- Şekil şartı nedir?
- Bu işlemler yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinde ayrıca noter onayı geçerlilik şartıdır (SMK m. 148/4).
- Sicile kayıt şart mı?
- Sözleşmenin taraflar arasında geçerliliği için şart değildir. Ancak sicile kaydedilmeyen işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez (SMK m. 148/5).
- Lisans alan dava açabilir mi?
- İnhisari lisans alan, sözleşmede aksi yoksa kendi adına dava açabilir. İnhisari olmayan lisans alan önce hak sahibinden dava açmasını ister; üç ay içinde açılmazsa kendisi açabilir (SMK m. 158).
Sınai haklar hangi işlemlere konu olabilir?
SMK, marka, tasarım, patent ve faydalı model için ortak hükümler öngörür. Buna göre sınai mülkiyet hakkı veya bu hakka ilişkin başvuru; devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin edilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya başka hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148/1). Henüz tescil edilmemiş bir marka, patent veya tasarım başvurusu da bu işlemlere konu yapılabilir.
Devir ile lisans arasındaki fark, hakkın özünün kime ait olduğudur. Devirde hak sahipliği karşı tarafa geçer. Lisansta ise hak sahibi değişmez; lisans alan, sözleşmenin çizdiği sınırlar içinde hakkı kullanma yetkisi kazanır. Bu fark vergiden dava hakkına kadar birçok sonucu belirler.
Rehin, teminat ve haciz
Sınai haklar, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir ve kredi ilişkilerinde teminat gösterilebilir. Rehin de yazılı şekle tabidir ve alacaklının iyiniyetli üçüncü kişilere karşı korunması için sicile kaydedilmelidir. Sicile kayıtlı rehin, hak başkasına devredilse bile hakla birlikte devam eder. Hak sahibi de sicilde kayıtlı hak sahiplerinin izni olmadan hakkından vazgeçemez (marka için SMK m. 28/4). Sınai haklar, hak sahibinin borçları nedeniyle icra takibinde haczedilebilir; haciz sicile işlenir ve hakkın satışı icra hukukundaki usule göre yapılır. Rehinli veya haczedilmiş bir hakkı devralmak isteyenler bu kayıtları mutlaka incelemelidir.
Devir sözleşmesi ve şekil şartları
Sınai mülkiyet hakkına ilişkin hukuki işlemler yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinde yazılı şeklin yanında noter onayı da aranır ve bu, sözleşmenin geçerlilik şartıdır (SMK m. 148/4). Noter onayı olmadan imzalanan bir marka veya patent devir sözleşmesi geçersiz sayılır; TÜRKPATENT de bu sözleşmeye dayanarak devri sicile kaydetmez.
Tam ve kısmi devir
- Marka: Tescilli olduğu mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için devredilebilir. Kısmi devirde devredilen mal ve hizmetler sözleşmede sınıf numaralarıyla açıkça gösterilmelidir. Markanın belirli bir şehir veya bölgeyle sınırlandırılarak devri mümkün görülmez.
- Patent ve faydalı model: Patent başvurusu veya verilmiş patent devredilebilir. Devir, buluşu yapanın patent belgesinde adının belirtilmesi hakkını etkilemez.
- Tasarım: Çoklu bir tescilde yer alan her tasarım ayrı değerlendirilir (SMK m. 61/8). Bu nedenle sözleşmede hangi tasarımların devredildiği tescil ve sıra numarasıyla gösterilmelidir.
Devralan, hakkı kaldığı yerden devralır. Koruma süresi devirle yeniden başlamaz; yenileme ve yıllık ücret yükümlülükleri devralana geçer. Patentlerde yıllık ücretlerin, marka ve tasarımlarda yenileme sürelerinin takibi bu nedenle devir sonrasında da önemlidir. Hak üzerinde birden fazla kişi ortak hak sahibi ise ortaklardan birinin payını devretmesi diğer ortakların önalım hakkını gündeme getirebilir; bu süreler kısadır ve devirden önce ortaklık ilişkisi incelenmelidir.
Devirde izlenecek adımlar
- Hakkı inceleyinTÜRKPATENT sicil kaydından hakkın kime ait olduğunu, koruma süresini, kayıtlı lisans, rehin veya haciz bulunup bulunmadığını kontrol edin. Hükümsüzlük, iptal veya ihlal davası olup olmadığını araştırın.
- Sözleşmeyi hazırlayınDevredilen hakkı tescil numarasıyla, kısmi devirde mal ve hizmetleri sınıflarıyla gösterin. Bedeli, ödeme planını, devredenin garantilerini ve devir tarihinden önceki ihlallerden doğan talepleri kimin kullanacağını düzenleyin.
- Noterde onaylatınSözleşmeyi yazılı yapın ve noter onayı alın. Noter onayı geçerlilik şartı olduğundan bu adım atlanamaz.
- Sicile kaydettirinTaraflardan biri, ücreti ödeyerek TÜRKPATENT’e devrin kaydını talep eder. Kayıt yapılan işlem Bültende yayımlanır (SMK m. 148/5).
- Sonrasını yönetinYenileme ve yıllık ücret takvimini devralın. Hakkı kullanan lisans alanlar varsa onları devirden haberdar edin.
Sicilde kayıtlı lisansları kontrol edin. Sicile kaydedilmiş bir lisans, devirden sonra da devralana karşı ileri sürülebilir. Devralan, satın aldığı markanın veya patentin başka bir şirkete inhisari lisansla verilmiş olduğunu ancak sicili inceleyerek öğrenebilir.
Lisans sözleşmesi ve türleri
Lisans sözleşmesi, hak sahibinin (lisans veren) hakkını korurken bir başkasına (lisans alan) belirli bir süre, bölge ve kapsamda kullanma yetkisi verdiği sözleşmedir. Kanunda ayrıca düzenlenmiş tipik bir sözleşme olmadığından SMK’nın özel hükümleri yanında Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri ve sözleşme serbestisi uygulanır. Marka lisansı SMK m. 24’te, patentte sözleşmeye dayalı lisans SMK m. 125-126’da, tüm haklar için ortak kurallar ise SMK m. 148’de yer alır.
| İnhisari olmayan (basit) lisans | İnhisari lisans | |
|---|---|---|
| Varsayılan durum | Sözleşmede aksi belirtilmedikçe lisans inhisari sayılmaz. | Sözleşmede açıkça kararlaştırılmalıdır. |
| Hak sahibinin kullanımı | Hak sahibi hakkı kendisi kullanabilir ve başkalarına da lisans verebilir. | Hak sahibi başka lisans veremez; açıkça saklı tutmadıkça kendisi de kullanamaz. |
| Alt lisans ve devir | Sözleşmede aksi öngörülmedikçe lisans alan, lisanstan doğan haklarını devredemez ve alt lisans veremez. | |
| Dava hakkı | Önce hak sahibinden dava açmasını ister; üç ay içinde açılmazsa kendi adına açabilir (SMK m. 158/2). | Sözleşmede aksi yoksa hak sahibinin açabileceği davaları kendi adına açabilir. |
Lisans; marka bakımından tescilli mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için, patent bakımından buluşun bütün kullanım alanları veya belirli bir alanı için, tasarım bakımından tek bir tasarım veya bir koleksiyon için verilebilir. Bölge, süre ve kullanım biçimi (üretim, satış, ithalat, dağıtım) ayrı ayrı sınırlandırılabilir. Alt lisans, ana lisansın sınırlarını aşamaz; ana lisans sona erdiğinde alt lisansın da sona ereceği kabul edilir.
Kanun, sözleşmeden doğmayan lisanslar da tanır. Patent konusu buluşun kullanılmaması, bağımlı patentler veya kamu yararı gibi nedenlerle mahkeme kararıyla zorunlu lisans verilebilir (SMK m. 129 vd.). Zorunlu lisans kural olarak inhisari değildir ve ancak işletmeyle birlikte devredilebilir (SMK m. 133, m. 135).
Marka, patent ve tasarım lisanslarının farkları
Ortak kurallar aynı olsa da her hakkın lisansında öne çıkan riskler farklıdır.
Marka lisansı
Marka lisansında temel konu kalitedir. Tüketici, markayı taşıyan ürünün kim tarafından üretildiğine bakmadan aynı kaliteyi bekler. Bu nedenle marka sahibi, lisans konusu mal ve hizmetlerin kalitesini güvence altına alacak önlemleri almakla yükümlüdür. Lisans alan sözleşmeye aykırı davranırsa marka sahibi marka hakkından doğan yetkilerini ona karşı da kullanabilir. Lisans alanın kullanımı marka sahibinin kullanımı sayıldığından, iyi kurgulanmış bir lisans markanın kullanmama nedeniyle iptal riskini de azaltır. Bayilik ve franchise sözleşmelerinin merkezinde de marka lisansı vardır.
Patent lisansı
Patent lisansı çoğu zaman yalnızca bir kullanım izniyle sınırlı kalmaz; buluşun uygulanması için gerekli teknik bilgi (know-how), eğitim ve teknik destek de sözleşmenin konusudur. Sözleşmede teknik bilginin kapsamı, gizliliği, lisans alanın yaptığı geliştirmelerin kime ait olacağı ve patentin yıllık ücretlerini kimin ödeyeceği açıkça düzenlenmelidir. Patent başvurusu aşamasında verilen lisanslarda, başvurunun reddi veya kapsamının daralması ihtimaline karşı bedel hükümleri buna göre kurulmalıdır. Tescil süreci için patent ve faydalı model tescili yazımıza bakabilirsiniz.
Tasarım lisansı
Tasarım lisansında lisans kapsamındaki tasarımların numarası, ürün grubu ve görselleri sözleşmeye eklenmelidir. Yayımı ertelenmiş tasarımlarda lisans alanın gizlilik yükümlülüğü ayrıca önem taşır. Tasarım hakkının koruma kapsamı ve süresi için endüstriyel tasarım tescili ve tasarım hakkının korunması yazımıza bakabilirsiniz.
Çalışanların yaptığı buluş ve tasarımlarda hak önce işverene geçer; işveren bu hakları daha sonra devir veya lisans konusu yapabilir. Bu ilişkinin kuralları için çalışanların buluşları ve işverenin patent hakları yazımıza bakabilirsiniz.
Lisans sözleşmesinde bulunması gereken hükümler
Kanun, lisans sözleşmesinin içeriğini büyük ölçüde taraflara bırakır. Uyuşmazlıkların çoğu, sözleşmede düzenlenmemiş bir konudan doğar. Şu başlıkların sözleşmede açıkça yer alması tavsiye edilir:
- Konu: Lisansa konu hakların tescil veya başvuru numaraları, marka için mal ve hizmet sınıfları, patent için istemler, tasarım için görseller.
- Kapsam ve bölge: Üretim, satış, ithalat, internet satışı gibi yetkiler ve geçerli olduğu bölge.
- İnhisarilik: Lisansın inhisari olup olmadığı; inhisari lisansta hak sahibinin kendi kullanım hakkını saklı tutup tutmadığı.
- Süre ve yenileme: Sözleşme süresi, uzama koşulları ve hakkın koruma süresiyle ilişkisi.
- Bedel: Peşin ödeme, satışa bağlı lisans bedeli (royalty), asgari yıllık bedel, raporlama ve hesap denetimi.
- Kalite ve denetim: Özellikle marka lisansında ürün standartları, numune onayı ve denetim yetkisi.
- Geliştirmeler ve gizlilik: Lisans alanın yaptığı iyileştirmelerin kime ait olacağı, teknik bilginin gizliliği ve sözleşme sonrasındaki gizlilik süresi.
- İhlallerin takibi: Üçüncü kişilerin ihlallerinde kimin dava açacağı, masrafları kimin karşılayacağı ve tazminatın nasıl paylaşılacağı.
- Hakkın geçerliliği: Hak hükümsüz kılınır veya iptal edilirse ödenmiş ve ödenecek bedellerin akıbeti.
- Sona erme: Fesih nedenleri, sözleşme sona erdikten sonra eldeki stokların satışı ve markalı malzemelerin iadesi.
- Uyuşmazlık çözümü: Uygulanacak hukuk, yetkili mahkeme veya tahkim. Para alacağına ilişkin ticari davalarda dava öncesi arabuluculuk zorunluluğu da dikkate alınmalıdır (TTK m. 5/A).
Marka uyuşmazlıklarında taraflar bazen lisans yerine birlikte var olma anlaşması yapar. Marka başvurusu aşamasında önceki marka sahibinden alınan noter onaylı muvafakatname, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka gerekçesiyle başvurunun reddedilmesini önler (SMK m. 5/3). Bu belge kullanım izni vermez; yalnızca tescil engelini kaldırır.
Sicile kayıt ve üçüncü kişiler
Devir, lisans, rehin ve diğer hukuki işlemler, taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikteki diğer şartların yerine getirilmesiyle TÜRKPATENT siciline kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Sicile kaydedilmeyen işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez (SMK m. 148/5).
Sicil kaydı, sözleşmeyi geçerli hale getiren kurucu bir işlem olarak görülmez; sözleşme taraflar arasında imzayla hüküm doğurur. Ancak kayıt yapılmazsa hakkı sonradan iyiniyetle devralan, rehin alan veya lisans alan kişilere karşı korunma kaybedilebilir. Aynı hak iki kez devredilmişse, sicile kayıt yaptırmamış ilk devralan, kaydı yaptıran iyiniyetli ikinci devralana karşı hakkını ileri süremeyebilir.
Sicile kayıtlı lisans sahiplerinin korunması kanunun başka hükümlerinde de görülür. Örneğin marka sahibi, sicilde kayıtlı lisans ve hak sahiplerinin izni olmadan markasından vazgeçemez (SMK m. 28/4). Patent bakımından da aynı kural geçerlidir (SMK m. 140/5). Kayıt, lisans alanın hak sahibinin tek taraflı işlemlerine karşı da güvencesidir.
Lisans alanın dava hakkı ve lisansın aşılması
Lisans konusu hak üçüncü bir kişi tarafından ihlal edildiğinde dava hakkı lisansın türüne göre değişir (SMK m. 158):
- İnhisari lisans alan: Sözleşmede aksi öngörülmedikçe hak sahibinin açabileceği davaları kendi adına açabilir.
- İnhisari olmayan lisans alan: Önce hak sahibine bildirimde bulunarak dava açmasını ister. Hak sahibi kabul etmez veya talepten itibaren üç ay içinde dava açmazsa lisans alan kendi adına dava açabilir. Ciddi bir zarar tehlikesi varsa üç ay beklemeden ihtiyati tedbir isteyebilir.
Lisans alanın kendisi de ihlalci konumuna düşebilir. Lisans alan, sözleşmeyle tanınan hakları izinsiz genişletir veya üçüncü kişilere devrederse bu fiil sözleşmeye aykırılığın yanında hakkın ihlali sayılır (marka için SMK m. 29/1-ç, patent için SMK m. 141/1-d; tasarımda da benzer kural vardır). Bu durumda hak sahibi, sözleşmeden doğan taleplerinin yanında ihlal davası da açabilir. Marka ihlalinde açılabilecek davalar için marka hakkının ihlali ve açılabilecek davalar yazımıza bakabilirsiniz.
Hak sahibinin izniyle Türkiye’de piyasaya sürülen ürünler bakımından ise hak tükenir: lisans alanın sözleşmeye uygun olarak sattığı ürünlerin sonraki satışı hak sahibi tarafından engellenemez (SMK m. 152). Ürün piyasaya sürüldükten sonra değiştirilmiş veya kötüleştirilmişse bu kural uygulanmaz.
Sözleşmenin sona ermesi ve hakkın hükümsüzlüğü
Lisans sözleşmesi sürenin dolması, haklı nedenle fesih veya tarafların anlaşmasıyla sona erer. Sözleşmenin konusu olan hakkın sona ermesi de sözleşmeyi doğrudan etkiler: yenilenmeyen bir marka veya yıllık ücreti ödenmeyen bir patent için lisans bedeli istemek mümkün olmaz. Lisans süresi hakkın koruma süresini aşacak biçimde kararlaştırılmışsa lisansın devamı hakkın süresinde yenilenmesine bağlıdır.
Hakkın hükümsüz kılınması ayrı bir sorun yaratır. Hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir ve hak hiç doğmamış sayılır. Ancak kanun, hukuki güvenliği korumak için bu etkiyi sınırlar: hükümsüzlükten önce kesinleşmiş kararlar ve yapılıp ifa edilmiş devir ve lisans sözleşmeleri kural olarak etkilenmez; hakkaniyet gerektiriyorsa ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi istenebilir (marka için SMK m. 27/3-4). Bu nedenle sözleşmede hükümsüzlük halinde bedelin akıbetini açıkça düzenlemek, ileride çıkabilecek bir hakkaniyet tartışmasını önler.
Rekabet hukuku ve vergisel boyut
Lisans sözleşmelerindeki bölge kısıtlamaları, fiyat belirleme, rekabet etmeme ve münhasır satın alma hükümleri 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 4 kapsamında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma sayılabilir. Bu tür sözleşmeler için teknoloji transferi ve dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyeti tebliğleri ile bireysel muafiyet imkanı (m. 5) incelenmelidir. Lisans ve devir bedelleri, özellikle yurt dışına yapılan ödemelerde vergi kesintisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bakımından ayrıca değerlendirilmelidir.
Sık yapılan hatalar
- Marka veya patent devir sözleşmesini noter onayı olmadan imzalamak.
- Devri veya lisansı sicile kaydettirmemek.
- Devralmadan önce sicildeki lisans, rehin ve haciz kayıtlarını incelememek.
- Sözleşmede lisansın inhisari olup olmadığını belirtmemek.
- Marka lisansında kalite standartlarını ve denetim yetkisini düzenlememek.
- Patent lisansında teknik bilginin ve geliştirmelerin sahipliğini boş bırakmak.
- Hakkın hükümsüz kılınması veya yenilenmemesi halinde bedelin akıbetini düzenlememek.
Devir ve lisans sözleşmeleri, sınai hakların ticari değerinin gerçeğe dönüştüğü yerdir. Şekil şartlarına uyulmuş, sicile kaydedilmiş ve riskleri önceden dağıtmış bir sözleşme, hem hak sahibini hem karşı tarafı uzun yıllar boyunca korur.
Sık sorulan sorular
Marka veya patent devri için noter onayı şart mı?
Evet. Sınai haklara ilişkin hukuki işlemler yazılı şekle tabidir ve devir sözleşmelerinde noter onayı geçerlilik şartıdır (SMK m. 148/4). Devrin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için TÜRKPATENT siciline kaydettirilmesi de gerekir.
Lisans sözleşmesi noterde yapılmak zorunda mı?
Lisans sözleşmesi için kanunun aradığı şekil yazılı şekildir; noter onayı geçerlilik şartı olarak aranmaz. Sicile kayıt başvurusunda Kurum’un istediği belgeler ise ayrıca kontrol edilmelidir.
Henüz tescil edilmemiş bir başvuru devredilebilir mi?
Evet. Marka, patent ve tasarım başvuruları da devir ve lisans konusu olabilir (SMK m. 148/1). Başvurunun reddi ihtimali sözleşmede bedel ve sorumluluk hükümleriyle dikkate alınmalıdır.
İnhisari lisans verdiğim markayı kendim kullanabilir miyim?
Sözleşmede açıkça saklı tutmadıkça hayır. İnhisari lisansta hak sahibi başkasına lisans veremez ve kendisi de kullanamaz. İnhisari olmayan lisansta ise hem kullanabilir hem başkalarına lisans verebilirsiniz.
Lisans alan, hakkı ihlal eden üçüncü kişiye dava açabilir mi?
İnhisari lisans alan, sözleşmede aksi yoksa kendi adına dava açabilir. İnhisari olmayan lisans alan önce hak sahibinden dava açmasını ister; hak sahibi üç ay içinde dava açmazsa kendi adına açabilir (SMK m. 158).
Lisans alınan patent hükümsüz kılınırsa ödenen bedel geri alınabilir mi?
İfa edilmiş sözleşmeler kural olarak hükümsüzlükten etkilenmez. Hakkaniyet gerektiriyorsa ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi istenebilir. Bu riski sözleşmede önceden düzenlemek en güvenli yoldur.
Bu yazı, yayın ve güncelleme tarihindeki mevzuat ve kararlara göre genel bilgilendirme amacı taşır; hukuki görüş niteliğinde değildir. Somut durumunuz için bir avukata danışmanızı öneririz.
Hukuki inceleme: Av. Tamer Kulaçoğlu, Kurucu AvukatBüromuz 1993'ten bu yana aile hukuku, miras ve gayrimenkul uyuşmazlıklarında dava ve danışmanlık hizmeti veriyor.
Online Görüşme Planla